专利审查高速公路的实务操作

2018-08-17
  •   文/博必发 汪哲雯

      专利审查高速路是指,当申请人在首次申请受理局提交的专利申请中所包含的至少一项权利要求被认为可授权时,可以此为基础向后续申请的受理局提出加快审查请求,具有加快审批、节省费用和授权率高的优势。pph的两个基本类型分为常规pph,所依据的是国家或地区的审查结果,以及pct-pph,所依据的是pct国际阶段的审查结果。

      目前中国知识产权局已经启动的pph项目共有20个,包括日本,韩国,新加坡,以色列,德国,俄罗斯,丹麦,芬兰,奥地利,波兰,西班牙,葡萄牙,英国,冰岛,瑞典,匈牙利,美国,加拿大,墨西哥等国家的双边项目以及ip5pph小多边项目。

      在实践中,大量中国申请人通过《专利合作条约》以及《巴黎公约》途径提交国外专利申请,通常具有中国在先申请的优先权。同时,由于专利审查速度不断提高,中国在先申请的优先权申请可以在pct国际专利申请进入国家阶段开始审查前获得授权。因此,中国申请人可以利用pph这一途径在一定程度上加快出口专利申请的审批速度,提高授权率,节省经济成本。

      参与pph机制的中国申请应当满足的条件包括如下几点:pph请求日应当位于申请进入实质上审查阶段之后至开始实质审查之日之前。其中,针对同意申请,申请人最多有两次提出pph请求的机会,并且申请人可以在该申请进行国家公布后,提出实审的同时提出pph请求。

      对于美国案件而言,提出pph请求的时机是,该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书,所以中国申请人应尽早提出pph请求。根据美国专利商标局关于pph的常见问题解答,美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求(restriction requirement)不被认为是实质审查通知书。换言之,即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求,中国申请人仍然可以提出pph请求。

      对于常规pph,中国申请与对应申请之间的关系包括:

      (1)申请依巴黎公约有效要求对应申请优先权的申请;

      (2)申请是对应申请的有效优先权请求基础的申请;

      (3)申请是对应申请具有相同优先权的申请;

      (4)该申请与对应申请为未要求优先权的同一pct申请的不同国家阶段申请。

      对于pct-pph,中国申请与对应申请之间的关系包括:

      (1)对应国际申请的中国国家阶段申请;

      (2)作为对应国际申请的优先权要求基础的中国国家申请;

      (3)要求对应国际申请的优先权的国际申请的中国国家阶段申请;

      (4)要求了对应国际申请的外国/本国优先权的中国国家申请。

      对应申请应该具备可授权性或者具有可专利性,其中审查意见、国际检索单位的书面意见、国际初步审查单位的书面意见或国际初步审查报告的审查意见是肯定性的。权利要求应该充分对应,其中,中国申请的权利要求与对应申请的可授权或者具有可专利性的权利要求有相同的范围或者比对应申请的可授权或者具有可专利性的权利要求范围小, 与对应的申请中可授权的权利要求相比,申请的权利要求引入新的、不同类型权利要求时,不被认为是充分对应。

      详细而言,“充分对应”一般是指专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者更小的范围。在实际操作中,最简单直接的方式莫过于将出口专利申请的权利要求修改为与中国授权的在先申请的权利要求相一致。然而,需要注意的是,中国授权的权利要求中可能存在多项从属权利要求和用途权利要求,由于不同国家专利申请对于多项从属权利要求可能将会征收附加费,所以在出口专利申请中一般会慎重考虑多项从属权利要求。另外,在不同的国家,可授权的主题要求不同,因此申请人也可以作出相应的调整。

      在pph机制下,所需要提交的文件种类包括:所有具有可专利性或者可授权的权利要求的副本及译文;所有审查意见通知书副本及译文;所有引用文件的副本。

      所有具有可专利性或者可授权的权利要求的副本及译文指的是对应申请最新的审查意见通知书中认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求的副本及其译文。另外还需要提交pph请求表,其中申请人需要详细说明专利申请的权利要求与获得授权的在先申请的权利要求的对应关系。

      另外,与在中国国家知识产权局提出pph请求的要求不同,申请人在美国提出pph请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以,一旦在先申请获得授权,中国申请人即可考虑迅速提交美国pph请求。

      利用好专利审查高速路,能够减少通知书次数,大大提高专利审查效率,缩短授权的时间,从而为申请人节省经济成本。

    此篇文章由北京博必发博必发国际的版权所有,转载请注明出处     

相关关键词