商标“撤三年”如何“打七寸”

2019-03-22
  •   文/北京市集佳律师事务所 黄慧

      近年来,随着我国商标申请量的高速增长和有效注册商标量的日渐增多,基于在先权利的商标驳回率也不断攀升。遭遇商标驳回,对注册已满三年的在先商标提起撤销三年不使用申请已成为一种常规的扫除障碍的手段。如何才能快、准、狠地撤销在先商标也成为商标申请人和代理机构最为关心的问题之一。如果将撤销三年不使用程序看作一道试题,笔者将实践情况总结归纳,简单为申请人提供几条实用易上手的“解题思路”。

      一、商标局阶段:细致审题

      由于商标局阶段没有证据交换程序,申请人没有机会对被申请人提交的证据进行质证,因此认真“审题”就显得尤为重要。提起撤三年申请之前,应当简单地在线调查,以大致了解被撤商标的使用情况。一旦初步在线调查未发现使用证据,有些申请人可能以为万事大吉,遂准备申请撤销被撤商标的全部核定使用商品。

      然而,这样的做法并不有针对性,原因是虽身处网络时代,在线调查结果未必能全面反映每一枚商标的真实使用情况。例如,权利人从事的行业较为传统,不了解也不热衷于通过互联网宣传其品牌,实际使用过于“低调”,不易发现线上使用证据。又如,权利人所处行业性质特殊(有保密需要)或商品受众范围小(如,某些科学仪器专供实验室使用,在普通的消费市场上无法购买到)。在前述情况下,网络搜索只能管中窥豹,无法全部了解商标的实际使用。若贸然对被撤商标的全部核定使用商品提起撤销申请,一旦权利人能够提供其在部分主要核定商品上的有效使用证据,根据当前实践,商标局做出完全维持被撤商标的决定的可能性非常大。

      因此,除被撤商标全部核定使用商品与申请人商标指定的商品构成相同或类似外,申请撤销全部核定使用商品的做法并非最优方案,最后往往可能需要花费更多时间和金钱向商评委申请复审。更值得推荐的做法应当是:建议严格限制撤销范围,精准打击“冲突”商品,申请部分撤三。这样做有两个好处:

      1.如果权利人当初仅仅为扩大保护范围而指定“冲突”商品,甚至与其主营业务毫无关系,其很可能因无法提供使用证据直接放弃抵抗,撤销成功几率将显著提高;

      2.被在先权利阻挡时,撤三年程序只是申请人为注册商标不得已采取的一种手段,没有必要对他人在先商标实施整体打击,轻则撤销不成,重则可能招致他人对自己的其他商标采取类似手段“报复”,得不偿失。

      因此,提起撤销申请前,申请人应当仔细“审题”,找准“题眼”,针对冲突商品即可,一通乱拳只会费力不讨好。

      二、商评委阶段:巧妙破题

      现阶段,有些被撤商标确实已沉睡多年,但当申请人通过撤三年程序把商标唤醒,权利人感到有利可图,便会挖空心思制作并提供象征性使用的证据,以求维持其注册商标。直至进入评审阶段,申请人终于有机会对这些所谓的使用证据质证时,才会发现漏洞百出。大多数情况下,只要不是真实使用,证据就一定会有破绽,一旦击中证据的“阿喀琉斯之踵”,即使其他在案证据看起来再完美,也会变得不堪一击。虽然,在证据中“找别扭”更多时候需要职业敏感和专业经验,值得庆幸的是仍有规律可循:

      1.高校课堂替人喊“到”的现象屡见不鲜,殊不知撤三年程序中也时有发生。例如,某撤销复审案中,被申请人a提供的使用证据被商标局认定有效,但所有证据材料中出现的公司自始至终都是b,并且无任何证据证明a与b之间存在许可使用关系。没想到,b公司替a公司喊“到”却蒙蔽了商标局。为维持商标注册秩序的公平,申请人只好在撤销复审阶段“举手”报告商评委了。

      2.注销多年的被申请人突然“诈尸”。在某件撤销复审案件中,通过实地调查确认,被撤销商标的权利人为一家香港公司且于2012年3月宣告解散。而在撤三年程序中,被申请人竟然突然复活,向商标局提供了“真实有效”的使用证据。申请人遂在复审阶段向商评委提交了在香港公司注册处调取的被申请人公司现况资料,证明被申请人早已解散,作为商标权利主体的资格已经灭失,不可能存在实际经营活动,复审商标无法进入流通领域,商评委对此予以支持。

      3.警惕“用力过猛”的使用证据。在某件撤销复审案件中,被申请人提交了多份与不同主体签订的销售合同,格式几乎一致,履行时间没约定,违约责任没约定,争议解决方式没约定,甚至连合同金额都没写明,唯独明确约定使用的商标名称,甚至连类别和商标注册号都一字不差,往往还伴随配套的出库单、收据等书面证据。只是,这样“目的性”太强的证据让人啼笑皆非,如果被申请人能在实际经营中用一用复审商标,也就不用临时抱佛脚了。

      4.“混淆视听”是惯用伎俩。例如,在某件撤销复审案件中,被申请人提交的多份销售代理合同中显示的商标除复审商标外,还涉及其他三枚商标,这些合同并未唯一指向复审商标,同时提交的发票未显示复审商标;送货单中虽包含复审商标,但又缺乏对应的合同、发票等佐证,不足以证明复审商标在指定期间进行了商标法意义上的使用。虽然这些证据在商标局和商评委阶段得以混淆视听,但北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均通过行政诉讼予以纠正。

      以上情形是一些容易被忽视的又容易有漏洞的点,实际情况往往要复杂难辨得多。只有不断积累实践经验,洞悉被申请人的心理和惯用的造假伎俩,才能举一反三,在评审质证乃至诉讼阶段无往不利。

      三、结语

      撤销注册商标三年不使用程序看似简单,实际上无论从事前对商标使用的尽职调查,还是申请前拟定好精准的策略,确定好精准的撤销范围,又或是撤销复审程序中对证据的细致分析、解读和有力质证,可谓处处皆学问。想要解好这道题,须得胆大心细,认真审题,巧妙破题。

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